Leatherman-multitools.nl maakt inbreuk op woord- en beeldmerken Leatherman

vrijdag, 15 juli 2016

Multifunctionele (hand)gereedschappen producent Leatherman heeft in een bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag met succes opgetreden tegen inbreukmakend gebruik van haar merknaam, onder andere in domeinnamen. Ondanks dat de inbreukmakende partij originele Leatherman producten verhandelde in zijn webwinkel en stelde dat hij toestemming had verkregen voor de registratie van de domeinnamen, oordeelde de rechtbank dat sprake was van merkinbreuk. De reden is dat hoewel op de betreffende webwinkel echte Leatherman producten werden aangeboden, er een commerciële band werd gesuggereerd die er niet is. De website maakte niet duidelijk dat het een webshop van bedrijf X was en niet van Leatherman zelf.

De merken van Leatherman

Leatherman is houdster van diverse Benelux- en Uniemerkregistraties voor ‘Leatherman’, alsmede een Unie-beeldmerkregistratie voor het logo waaronder zij haar producten aanbiedt. Van dat beeldmerk is hieronder een afbeelding opgenomen.

 

https://euipo.europa.eu/copla/image/GGIVU4WGEGD2LJBLYJY6ACUKPZLCHF5WB55F55SNTTQLC6RKUQ2BGR233YU6CUDRIZPNTDE3L5PJM

 

 

Beeldmerk Leatherman

Leatherman werd geconfronteerd met een partij (hierna aangeduid als ‘X’), die diverse ‘leatherman’-domeinnamen had geregistreerd, waaronder leatherman-multitools.nl, leathermanmultitool.nl, leatherman-multitools.de en leatherman-multitools.es. In een webwinkel die onder het domein leatherman-multitools.nl werd geëxploiteerd, werden door X originele Leatherman-producten aangeboden. X had tevens de handelsnaam Leatherman-Multitools.nl laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Voorafgaand aan de registratie van de domeinnamen heeft X gecommuniceerd met de exclusieve importeur en distributeur van Leatherman producten in Nederland, Adola. Volgens X heeft Adola toestemming gegeven voor het registreren van de domeinnaam leatherman-multitools.nl en de verkoop van originele Leatherman producten in Duitsland.  

Leatherman is een procedure gestart tegen X in Nederland. Voorafgaand daaraan was een procedure tegen X gevoerd in Duitsland, in welk land X volgens Leatherman ook merkinbreuk pleegde. Volgend op die uitspraak, waarin de Duitse rechter X een verbod oplegde tot het inbreukmakend gebruik van de Leatherman-merken, heeft X zijn webwinkel gestaakt en heeft hij een aantal leatherman-domeinnamen aan Adola ter beschikking gesteld. De merkinbreuk duurde echter volgens Leatherman voort, onder andere omdat andere leatherman-domeinnamen die X had geregistreerd nog actief waren en de handelsnaam Leatherman-Multitools.nl nog altijd was geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Ook werd op één van de websites van X het beeldmerk van Leatherman nog altijd gevoerd.

Merkinbreuk door suggereren economisch verband

De rechtbank Den Haag oordeelt dat X zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk. Door het gebruik van het woord ‘leatherman’ in de domeinnamen en het gebruik van het beeldmerk van Leatherman, kan de consument in verwarring raken. Deze kan denken dat de producten die worden aangeboden via leatherman-multitools.nl afkomstig zijn van een onderneming die economisch is verbonden met Leatherman. Deze verwarring werd volgens de rechtbank nog versterkt omdat door X op haar website gebruik werd gemaakt van dezelfde kleurencombinatie als die wordt gehanteerd door Leatherman.

Enkele registratie ook merkinbreuk

X had ook twee domeinnamen geregistreerd - te weten leatherman-multitools.es en leatherman-multitools.dk - die niet werden gebruikt om een webwinkel te exploiteren. Volgens de rechtbank levert het enkele geregistreerd houden van deze domeinnamen echter ook merkinbreuk op, omdat deze domeinnamen wel ten behoeve van dergelijke webwinkels waren geregistreerd en X bovendien de komst van deze webwinkels al had aangekondigd.

X stelde zich onder andere op het standpunt dat zij een geldige reden had voor het gebruik van de ‘leatherman’-uitingen, waardoor geen sprake zou zijn van merkinbreuk. Een geldige reden is bijvoorbeeld aanwezig indien een partij originele merkproducten aanbiedt en daarbij de merknaam vermeldt (bijvoorbeeld in de productomschrijving) om aan de consument duidelijk te maken dat het om originele merkproducten gaat. In dit geval is er volgens X sprake van een geldige reden, omdat X originele Leatherman producten aanbiedt via de webwinkel en daarnaast toestemming zou hebben verkregen van Adola voor het gebruik van de tekens waartegen Leatherman zich verzet.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Leatherman verzet zich in dit geval niet tegen de verhandeling van originele Leatherman producten, maar tegen de wijze waarop X zich bij het aanbieden van deze producten aan het publiek presenteert. X wekt de suggestie een commerciële band te hebben met Leatherman, welke niet bestaat. Adola was daarnaast niet gerechtigd om namens Leatherman toestemming te verlenen voor het gebruik van de leatherman-uitingen en het registreren van de domeinnamen.

De rechtbank legt X onder andere een verbod op om inbreukmakend gebruik te maken van de merken van Leatherman. Leatherman kan geen aanspraak maken op overdracht van de door X geregistreerde leatherman-domeinnamen. X had inmiddels alle domeinnamen ter beschikking gesteld aan Leatherman, dan wel uit laten schrijven.

Conclusie

Het registreren van domeinnamen die de merken van derden bevatten, kan tot problemen leiden met de houders van die merken. Zelfs indien een onderneming originele merkproducten aanbiedt, dient men voorzichtig te zijn met het gebruik van andermans merken. De merknaam of een kleine afbeelding van het logo bij de aangeboden merkproducten is in beginsel toegestaan, indien niet de suggestie wordt gewerkt dat de aanbieder gelieerd is aan de merkhouder. Let bij verkregen toestemming altijd op door wie de toestemming wordt gegeven; in beginsel kan alleen de merkhouder zelf toestemming geven voor het gebruik van haar merkrechten door derden.

Lees de uitspraak van de rechtbank Den Haag hier.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Evert van Gelderen (e.vangelderen@banning.nl) of Denise Verdoold (d.verdoold@banning.nl).