Brexit en het Europese merkenrecht: 4 issues waar alle merkhouders rekening mee zouden moeten houden

maandag, 27 juni 2016

De Brexit zal gevolgen gaan hebben voor merkhouders. Onder meer voor (licentie)overeenkomsten, Europeeswijde inbreukverboden van rechters en merken met gelding in de gehele Europese Unie (Uniemerken). Met een aantal kwesties kan nu al rekening gehouden worden, maar voor de andere kwesties zal afgewacht moeten worden welke afspraken er tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gemaakt gaan worden.

Hieronder bespreken we vier gevolgen van de Brexit voor (met name) houders van Uniemerken.

1. Check uw licentiecontracten, distributieovereenkomsten en franchisecontracten!

In een overeenkomst wordt vaak bepaald voor welk gebied deze van toepassing is (het territorium). Zo zal in een licentieovereenkomst worden bepaald binnen welk gebied de licentienemer het merk of product mag gebruiken/exploiteren. Een distributie- en franchisecontract zal een bepaling bevatten binnen welke landen de distributeur resp. franchisenemer actief mag zijn. Maar denk ook aan een schikkingsovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over het territorium.

Indien in een contract als territorium is gekozen voor de ‘Europese Unie’, dan is het de vraag of na de Brexit het Verenigd Koninkrijk nog wel tot het territorium gerekend moet worden.  De Nederlandse rechter zal moeten beoordelen wat partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Het antwoord op deze vraag zal per overeenkomst anders zijn.

Wij adviseren dan ook om uw contracten op dit punt te evalueren. Het kan aan te raden zijn om aanvullende afspraken te maken, dit om onzekerheden te voorkomen.  

2. Het Europese merk zal straks niet meer geldig zijn in het Verenigd Koninkrijk

Het is nu mogelijk om voor de gehele Europese Unie één merk te registreren: het Uniemerk (voorheen het ‘Gemeenschapsmerk’ genoemd). Dit Uniemerk heeft (vanzelfsprekend) gelding voor de hele Europese Unie. Na de Brexit zullen de huidige Uniemerken niet langer in het Verenigd Koninkrijk gelden en dit geldt ook voor de Uniemerken die na de Brexit worden aangevraagd.

Mogelijk wordt er tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk overeengekomen dat de Uniemerken voor wat betreft het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk automatisch worden omgezet in nationale merken.

Het alternatief zou zijn dat er in het Verenigd Koninkrijk door de merkhouders zelf nationale merken moeten worden aangevraagd. Dit zou een belangrijk nadeel hebben, namelijk dat de nieuwe merken niet de oudere aanvraagdatum van het betreffende Uniemerk zullen hebben. Dit kan van belang zijn voor de rangorde ten aanzien van in de tussentijd door derden gedeponeerde merken.

3. De import vanuit het Verenigd Koninkrijk kan mogelijk op basis van het merkrecht worden tegengegaan

Als nu een product eenmaal door de merkhouder, of met diens toestemming, in de Europese Unie in het verkeer is gebracht, dan kan de merkhouder zich in beginsel niet langer verzetten tegen doorverhandeling van het merkproduct naar een andere lidstaat van de Europese Unie. Dit wordt ook wel de ‘uitputting’ van merkrechten genoemd. Na de Brexit zullen producten die in het Verenigd Koninkrijk op de markt worden gebracht in principe niet vrij verhandeld kunnen worden in de rest van de Europese Unie; de merkhouder kan zich daartegen verzetten.

Wel zou het Verenigd Koninkrijk lidstaat kunnen worden van de Europese Economische Ruimte (net als Noorwegen), waardoor het uitputtingsprincipe toch blijft gelden.

4. Geldt een Europeeswijd inbreukverbod straks nog voor het Verenigd Koninkrijk?

Het is in merkgeschillen op basis van een Uniemerk meestal mogelijk om een inbreukverbod te vorderen dat geldt voor de gehele Europese Unie. Het lijkt aannemelijk dat een verbod dat vóór de Brexit is uitgesproken, straks niet langer geldt in het Verenigd Koninkrijk. Tenzij daar specifieke afspraken over worden gemaakt. Dit kan dus de consequentie hebben dat een merkhouder na de Brexit bij de Engelse rechtbank een inbreukverbod moet vragen. Dit zal over het algemeen alleen gebeuren om notoire inbreukmakers van de Britse markt te weren.

Vragen over de Brexit en merkenrecht of contracten?

We zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. Heeft u vragen over welke gevolgen de Brexit concreet heeft voor uw merken of juridische positie? Of wilt u uw contracten laten evalueren? Neem dan contact op met Evert van Gelderen (e.vangelderen@banning.nl) of Denise Verdoold (d.verdoold@banning.nl).  

 

Vexels GroovyGraphics, CC BY-SA 4.0