Geribbelde snack maakt geen inbreuk op vormmerk Mexicano; wel op het woordmerk ‘Mexicano’

Snacks zijn er in alle soorten en maten. Naast de kroket en de frikandel is ook de Mexicano in de meeste snackbar-vitrines te vinden. Maar mag je nu een snack op de markt brengen die qua vorm lijkt op de Mexicano en daarnaast een naam heeft waarin het woord ‘Mexicano’ voorkomt? De rechtbank oordeelde dat de rechthoekige, geribbelde snack die door Bakx op de markt werd gebracht, geen inbreuk maakte op het vormmerk van De Vries voor de Mexicano. De naam waaronder Bakx de snack verkocht, was echter niet toegestaan wegens inbreuk op het woordmerk ‘Mexicano’.

Deze uitspraak laat zien dat het lastig kan zijn om op grond van een vormmerk voor de vorm van een product, een concurrent te verbieden een product te verhandelen met een vergelijkbare vorm. Daarvoor is in ieder geval vereist dat het publiek in staat is de vorm van het product te herkennen als merk.

Als een product niet dezelfde vorm heeft als het product van een concurrent, maar wel onder een naam wordt verhandeld die gelijk is aan of overeenstemt met een al geregistreerd woordmerk, kan dit onder omstandigheden inbreuk op dit woordmerk opleveren.

Indien u een product op de markt wilt brengen, is het dus raadzaam na te gaan welke woord- en vormmerken door uw concurrenten voor dit product worden gebruikt.

De casus

De Mexicano werd in 1984 door het Nederlandse bedrijf De Vries Snacks Dordrecht B.V. (‘De Vries’) ontwikkeld en wordt sindsdien door De Vries op de markt gebracht. De Vries levert met name aan snackbars. De Vries is houder van diverse merkrechten voor MEXICANO met gelding in de Benelux, waaronder een merk op de vorm van de snack, een zogenaamd vormmerk. Een afbeelding van het Mexicano-vormmerk is hieronder opgenomen.

Bakx Foods B.V. (‘Bakx’) uit Veldhoven brengt ook vleessnacks op de markt, waaronder snacks met de naam Brasero. Bakx maakt ook veel private label producten voor Nederlandse supermarkten en discountketens. De producten van Bakx zijn ook verkrijgbaar bij diverse Belgische, Franse en Engelse supermarkten. Een afbeelding van de Brasero snack van Bakx is hieronder opgenomen.

In april 2016 trof De Vries in een supermarkt in Frankrijk een vleessnack aan die werd verkocht onder de naam ‘Mexicano Escalero’. Deze snack was geproduceerd door Bakx en werd uitsluitend in Frankrijk verkocht aan één klant die als tussenpersoon levert aan Franse supermarkten. Een afbeelding van de Mexicano Escalero snack is hieronder opgenomen.

De Vries startte een kort geding tegen Bakx, waarin zij Bakx aansprak op grond van inbreuk op haar merkrechten wegens (1) de verhandeling van de Brasero, Brasero’s en Mexicano Escalero-snacks, die qua vorm volgens De Vries lijken op de Mexicano en (2) de verhandeling van de snack Mexicano Escalero, waarvan de naam inbreuk zou maken op de Mexicano-woordmerken van De Vries.

Merkinbreuk

Inbreuk op het Mexicano vormmerk?

De rechter oordeelt dat zowel de Mexicano als de snacks van Bakx een rechthoekige basis hebben met een geribbeld oppervlak, waarbij de ribben individueel dezelfde breedte hebben als de aan de ribben grenzende uitsparingen. Daarentegen verschilt het aantal ribben en is er een verschil in hoogte van de uiteinden van de betrokken producten, aldus de rechtbank. Ook verschillen het gewicht, de maatvoering en de dikte van de producten enigszins. Daarover zijn partijen het bovendien eens.

De snacks van De Vries en Bakx zijn derhalve qua vorm niet identiek, maar er is wel een hoge mate van visuele overeenstemming tussen de snacks, aldus de rechtbank. Het gemiddelde publiek zal de verschillen tussen de snacks niet opmerken. Ook de rechter zelf had kennelijk moeite de snacks uit elkaar te houden: tijdens de zitting had hij de hulp van partijen nodig en heeft hij op briefjes moeten spieken om te voorkomen dat hij de snacks door elkaar haalde, zo volgt uit de uitspraak.

Toch was de rechtbank van oordeel dat de Brasero’s en de Mexicano Escalero geen inbreuk maakten op het vormmerk voor de Mexicano. De Mexicano is al lange tijd verkrijgbaar in de snackbar en is daardoor ingeburgerd geraakt in de markt voor snacks. Er zijn daarnaast veel andere aanbieders van snacks met een vorm die lijkt op de Mexicano, zoals de Carrero van Mora en de Ribburger van Mekkafood. Het hoeft daarom niet zo te zijn dat het publiek dat de Brasero van Bakx waarneemt, meteen aan de Mexicano denkt. Het publiek zou ook aan één van de andere genoemde snacks kunnen denken, aldus de rechter.

De rechtbank voegt hieraan toe dat de vorm van de snack de gemiddelde snackbarhouder of de ‘naar een op vlees gelijkende substantie hongerende consument’ waarschijnlijk niets zal interesseren. Dat geldt ook voor de vraag ‘wie de betreffende langwerpige, van ribben en uitsparingen voorziene, guilty pleasures heeft geproduceerd.’ Als het maar lekker is, lijkt de boodschap te zijn.

Inbreuk op de Mexicano woordmerken?

De rechtbank oordeelt dat Bakx wel inbreuk heeft gemaakt op de Mexicano woordmerken van De Vries. De naam ‘Mexicano Escalero’ stemt verwarringwekkend overeen met ‘Mexicano’. Het woord ‘Mexicano’ is het in het oog springende woordelement in de naam ‘Mexicano Escalero’. De consument kan bij de waarneming van dit teken in de onjuiste veronderstelling verkeren dat de ‘Mexicano Escalero’ een snack is van De Vries. Dit verwarringsgevaar wordt volgens de rechter nog versterkt doordat de snacks qua vorm erg op elkaar lijken. Een leek ziet het verschil niet.

Het verweer van Bakx dat ‘Mexicano’ beschrijvend zou zijn en bij het publiek de associatie op zou roepen met de Mexicaanse keuken omdat de snack is gemaakt van pittig vlees, wordt door de rechtbank verworpen. Pittig vlees komt in veel buitenlandse keukens voor en is niet typisch Mexicaans.

Ook het verweer van Bakx dat het publiek de Mexicano niet kan onderscheiden van andere snacks, omdat er veel snacks met een vergelijkbare vorm zijn, wordt verworpen. Andere aanbieders duiden hun snack namelijk niet aan met de naam Mexicano.

Bakx beroept zich er ook op dat haar niets te verwijten was, omdat zij de snack in Frankrijk onder de naam ‘Mexicano Escalero’ verhandelt op instructies van haar Franse afnemer. De handelingen van Bakx zouden enkel bestaan uit het produceren van snacks conform de wensen van deze afnemer. De rechter gaat daar niet in mee. Bakx doet meer dan alleen het vullen van een door de afnemer aangeleverde verpakking met vleessnacks. De afnemer leverde enkel het ontwerp aan voor de verpakking. Bakx liet deze verpakking vervolgens door een derde vervaardigen, voorzien van het teken ‘Mexicano Escalero’. Bakx vult de vervaardigde verpakkingen met eigen producten die zij volgens eigen receptuur vervaardigt en aan klanten ter beschikking stelt. Er kan volgens de rechter niet worden geoordeeld dat Bakx geen gebruik maakt van het teken ‘Mexicano Escalero’.

Lees de volledige uitspraak hier.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze IE-advocaten Ranee van der Straaten en Floris de Vriend.