Eigen naam geen geldige reden voor gebruik bekend merk

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat personen hun naam willen gebruiken als merk voor hun producten of diensten. Hierbij kan zich een conflict voordoen wanneer de naam al als merk geregistreerd is. Zo’n conflict deed zich ook recent voor tussen de heer Kenzo Tsujimoto en het modemerk KENZO. Het Europese Hof kwam in deze merkenkwestie tot een interessant oordeel.

Wat was er aan de hand?

De heer Tsujimoto diende in 2008 en 2009 twee Internationale merkaanvragen voor het woordmerk KENZO ESTATE met gelding in de EU. Hij vroeg deze merken aan voor onder andere wijn, alcoholische fruitdragen, westerse likeuren, diverse levensmiddelen en wijngerelateerde diensten. Kenzo stelde tegen beide merkaanvragen voor KENZO ESTATE oppositie in. Na oppositie- en beroepsprocedures bij het EUIPO en het Gerecht boog het Hof van Justitie zich over de zaak.

Tsujimoto voerde onder andere aan dat hij het merk KENZO ESTATE wilde inschrijven omdat KENZO zijn voornaam is. Tsujimoto meende dat hij daarom een geldige reden had voor het gebruik van KENZO als merk in de zin van artikel 8 lid 5 Gemeenschapsmerkenverordening.

Wat oordeelde het Europese Hof?

Het Europese Hof overweegt dat de bescherming die aan een bekend merk wordt geboden ruim is. De voorwaarde voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder dat daarvoor een geldige reden is, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het merk, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van dat merk.

Het Hof verwijst bij de vraag of er sprake is van een geldige reden op de belangenafweging in haar eerdere arrest inzake Leidseplein / Red Bull. Het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven moet worden afgewogen tegen het belang van een derde om in het economisch leven een dergelijk teken te gebruiken ter aanduiding van de door hem verhandelde waren en diensten. Wanneer een derde zich beroept op een geldige reden voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, dan worden er aan die derde geen (exclusieve) rechten erkend, maar zal de houder van het bekende merk het gebruik van overeenstemmende merk moeten tolereren. Dit is ook de reden waarom de heer Tsujimoto er belang bij had dat het gebruik van zijn eigen naam als geldige reden werd geaccepteerd.

Volgens het Hof is de omstandigheid dat de term ‘Kenzo’ de voornaam is van Tsujimoto niet relevant voor de vraag of het gebruik van deze term een geldige reden vormt in de zin van artikel 8 Gemeenschapsmerkenverordening. De hiervoor beschreven belangenafweging mag ‘geen afbreuk doen aan de wezenlijke functie van het oudere merk, die erin bestaat de herkomst van de waar te waarborgen’. Het gebruik van een voornaam in een merk bestempelen als een ‘geldige reden’, zou ertoe leiden dat ieder ouder merk dat een naam bevat zijn wezenlijke functie zou verliezen.

Volgens het Hof heeft het Gerecht dus juist geoordeeld dat louter het gebruik van de voornaam ‘Kenzo’ binnen het woordmerk ‘KENZO ESTATE’ geen geldige reden was voor gebruik van dit woordmerk. ‘Kenzo Estate’ kan dus niet als merk worden geregistreerd.

Conclusie

Ook wanneer uw naam lijkt op een reeds geregistreerd bekend merk, of zelfs identiek is aan een bekend merk, vormt dit geen geldige reden om uw naam als merk te gebruiken of registreren. Dat geldt ook wanneer het reeds geregistreerde merk ziet op andere waren of diensten dan die van u. Los daarvan kan de merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik van uw eigen naam in het economisch verkeer, wanneer uw naam niet wordt gebruikt als handelsnaam of merk.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heeft u andere vragen over het merkenrecht? Neem dan gerust contact op met BANNING’s IE-advocaten Ranee van der Straaten of Floris de Vriend.

Dit artikel is geschreven door Sejla Okanovic en Ranee van der Straaten.