Kamstra vs. Jack Daniel’s: Twee Advocatenpraten Over de Onderhandelingen bij Geschillen, alstublieft

Wat je in de rechtbank ziet, komt niet noodzakelijkerwijs overeen met wat er achter de schermen gebeurt tussen de partijen en hun advocaten. In de regel is de correspondentie tussen de advocaten vertrouwelijk en geprivilegieerd. In Nederland zijn er echter enkele uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen is wanneer in de correspondentie tussen de advocaten een bindende overeenkomst tussen hun respectievelijke cliënten is bereikt. Dit in de rechtbank bewijzen is niet zo eenvoudig als het lijkt: de correspondentie indienen is op zich niet toegestaan en kan leiden tot een klacht bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De Nederlanders, die altijd al goed waren in het vinden van derde wegen, creëerden een derde weg: een partij die in de rechtbank wil vertrouwen op correspondentie tussen advocaten, kan advies vragen aan de lokale deken van de Orde van Advocaten. Dit proces kan tijdrovend zijn, aangezien de deken kan adviseren dat bepaalde delen van de correspondentie strikt vertrouwelijk zijn tussen de advocaten en andere delen geschikt kunnen zijn om de vermeende overeenkomst aan te tonen.

Uit een beslissing van 2 september 2015 van de rechtbank in Den Haag (Bus J) in een procedure op de verdiensten tussen Kamstra en Jack Daniel’s, blijkt dat de advocaten die voor de partijen handelden, hard hebben gewerkt om te proberen een schikking te bereiken in de langdurige rechtszaak tussen de partijen over – om het samen te vatten – vermeende inbreuk op de merken van Jack Daniel’s door Kamstra (onwettige parallelle invoer en transitohandel). De rechtszaak werd min of meer uitgesteld door een overeenkomst tussen de partijen in afwachting van de beslissing door het HvJ EU in de zaak Class International v Colgate-Palmolive (C-405/03). In deze zaak besliste het HvJ EU op 18 oktober 2005 dat de loutere invoer in de EU onder de externe transitprocedure of de douane-entrepotprocedure van originele goederen die een merk dragen die nog niet eerder op de markt in de EU zijn gebracht door de merkhouder, geen merkinbreuk vormt. Na deze beslissing – de partijen stonden blijkbaar op het punt om te pleiten – startte de advocaat die voor Kamstra handelde in 2007 de correspondentie over de schikking. De opvolgende correspondentie omvatte een schikkingsovereenkomst (raamovereenkomst) van Kamstra’s kant, maar deze werd niet ondertekend. De zaak werd niet gepleit, maar de partijen verzochten de rechtbank om de hangende rechtszaak te verwijzen naar de zogenaamde ‘parkeerrol’ (lijst met uitgestelde zaken), omdat ‘het leek alsof de partijen waarschijnlijk deze kwestie zullen schikken’.

Het lijkt echter een tijdje stil geweest te zijn daarna. Uit de beslissing blijkt dat de advocaat die voor Jack Daniel’s handelde, reageerde met een e-mail van 1 december 2009 op een e-mail van 18 april 2007 van de advocaat die voor Kamstra handelde (waaraan de schikkingsovereenkomst was gehecht). Met deze e-mail paste de advocaat van Jack Daniel’s de ‘ontwerpschikkingsovereenkomst’ aan na overleg met Jack Daniel’s en bood de volgende verklaring voor zijn late antwoord:

‘Dit is te wijten aan een aantal redenen. Een daarvan is dat mijn cliënten grondig moesten nadenken over het voorstel van uw cliënten, gezien de aanzienlijke belangen die op het spel staan en de aanzienlijke geldclaims die ze zouden opgeven als we een schikking treffen. Een van de andere redenen is dat mijn klanten bleven ontvangen dat uw klanten nog steeds betrokken zouden kunnen zijn bij ongeautoriseerde parallelle handel terwijl ze de transitstatus als dekmantel gebruiken.’

Dit leidt tot enige vervolgc-correspondentie tussen advocaten, maar blijkbaar niet tot een ondertekende, verzegelde en afgeleverde schikkingsovereenkomst. Integendeel, de inbreukprocedure werd opnieuw geopend op 23 oktober 2013, wat Kamstra ertoe aanzette om een procedure tegen Jack Daniel’s te starten om in de eerste plaats te voldoen aan de verplichting die voortvloeit uit de raamovereenkomst om de hangende inbreukprocedure in te trekken en elkaar volledige en definitieve kwijtschelding te geven, met compensatie van de proceskosten, of om alternatief de verplichting na te komen om de onderhandelingen over de voorwaarden van de schikkingsovereenkomst voort te zetten tot de eindfase. Kamstra eiste dat Jack Daniel’s bevolen zou worden de proceskosten te betalen.

Royaal citerend uit en analyserend de correspondentie tussen de advocaten, vindt het Hof dat er geen schikkingsovereenkomst is bereikt tussen de partijen en dat Jack Daniel’s niet verplicht is om de onderhandelingen voort te zetten, aangezien de advocaat van Jack Daniel’s geen verwachtingen bij Kamstra heeft gewekt dat het zomaar een schikkingsovereenkomst met Kamstra zou aangaan.

Jack Daniel’s eiste volledige vergoeding van de proceskosten, met het argument dat dit een zaak was die verband hield met het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten waaraan het volledige kostenregime van toepassing is. De Rechtbank wees de vordering af. Verwijzend naar de beslissing van het HvJ EU in de zaak Bericap v Plastinnova (5 november 2012, C-180/11) , oordeelt het hof dat het volledige kostenregime alleen geldt voor procedures met betrekking tot (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en de daarmee samenhangende procedures. Niet alle procedures die nuttig kunnen zijn voor een verdediging in procedures rondom de handhaving van intellectuele eigendomsrechten vallen binnen die reikwijdte. In dit geval is de grondslag voor de vordering geen intellectueel eigendomsrecht, maar een overeenkomst om volledige en definitieve ontheffing en stopzetting van een procedure te verlenen, of anderszins, een onrechtmatige daad voor het niet voortzetten van de onderhandelingen over deze kwesties. Dit verschilt ook van zaken waar een inbreuk op een verbod opgenomen in een overeenkomst wordt afgedwongen. In een dergelijk geval is een volledige proceskostenmaatregel mogelijk. De zaak verschilt ook van degene die beslist werd door de beslissing van het HvJ EU van 16 juli 2015 (C–681/13, Diageo v Simiramida): het aangaan van een schikking is geen handhavingsmaatregel waaraan de Handhavingsrichtlijn van toepassing is, noch een noodzakelijke tegenactie tegen een dergelijke maatregel.