Houdt de uitleg van de ‘vervaardigingsfictie’ van de rechtbank ‘s-Gravenhage stand?

In een geschil in het VK tussen Nokia en Her Majesty`s Commissioners of Revenu & Customs zijn door het UK Court of Appeal vragen van uitleg gesteld aan het Europese Hof van Justitie omtrent de uitleg van de zogenaamde ‘vervaardigingsfictie’ uit de Europese Anti Piraterij Verordening (‘APV’). 

Wat is de vervaardiginsfictie eigenlijk? De fictie wordt toegepast indien goederen van een niet EU-lidstaat worden doorgevoerd naar een andere niet EU-lidstaat, maar de goederen zich daarvoor tijdelijk binnen de EU bevinden. Volgens de vervaardigingsfictie moet men in dat geval uitgaan van de fictie dat de inbreukmakende goederen vervaardigd zijn in het land van onderschepping. Hierdoor vallen de goederen onder de wetgeving van de EU lidstaat en kunnen inbreukmakende goederen, op verzoek van de rechthebbende, worden tegengehouden door de douaneautoriteiten van het betreffende land.

In het Montex/Diesel-arrest heeft het Europese Hof echter bepaald dat de enkele doorvoer van inbreukmakende producten geen merkinbreuk in het betreffende land van de EU oplevert, indien de producten niet binnen de EU op de markt worden gebracht. Deze uitleg staat op gespannen voet met de uitleg van de vervaardigingsfictie uit de APV, zoals voor het Montex/Diesel-arrest werd toegepast.

De rechtbank ’s-Gravenhage heeft onder andere in de zaak Sosecal/Sivel geoordeeld dat de vervaardigingsfictie uit de APV gewoon blijft gelden, ondanks het arrest Montex/Diesel. Dit arrest is namelijk gewezen in het licht van de Merkenrichtlijn en niet in het licht van de APV. Of de uitleg van de rechtbank ’s-Gravenhage in lijn is met het Europese recht zal binnen afzienbare tijd blijken.

In de Engelse Nokia-zaak zijn namelijk vragen van uitleg gesteld door het Court of Appeal aan het Europese Hof. In deze zaak werd in eerste aanleg geoordeeld dat de vervaardigingsfictie van de APV buiten toepassing moet worden gelaten voor goederen afkomstig uit een niet EU-lidstaat en bestemd voor de doorvoer naar een andere niet EU-lidstaat. Partijen zijn echter in hoger beroep gegaan bij het Court of Appeal, welke vervolgens vragen van uitleg heeft gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Court of Appeal heeft het Hof gevraagd of goederen afkomstig van buiten de EU en slechts bestemd voor de doorvoer naar een niet EU-lidstaat zijn aan te merken als ‘namaakgoederen’ in de zin van de APV, indien er geen reden is om aan te nemen dat deze goederen binnen de EU op de markt worden gebracht.

Het antwoord op deze vraag kan van groot belang zijn voor de Nederlandse douanepraktijk. Indien het Europese Hof tot het oordeel komt dat deze goederen niet zijn aan te merken als ‘namaakgoederen’ in de zin van de APV, zal dit de handhavingsmiddelen van merkhouders behoorlijk beperken. De APV is dan namelijk niet van toepassing en op grond van het arrest Diesel/Montex bestaat er voor de merkhouder eveneens geen mogelijkheid meer om op te treden tegen de inbreukmakende goederen.

Indien de goederen wel als ‘namaakgoederen’ zijn aan te merken, is dit een bevestiging van uitspraken die de rechtbank ’s-Gravenhage eerder deed. Hierdoor zal de vervaardigingsfictie uit de APV van toepassing blijven op goederen afkomstig van buiten de EU en bestemd voor de doorvoer naar een niet EU-lidstaat. De merkhouder zou hierdoor een goed middel behouden om op te treden tegen de enkele doorvoer van inbreukmakende producten.