eBay houdt Sportbay op afstand, maar niet in alle betwiste productcategorieën

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

06 oktober 2015

Het hebben van een bekende reputatie als online marktplaats alleen is geen garantie voor succes bij het betwisten van een merk in oppositieprocedure, dat ook in andere klassen is aangevraagd dan die waarin uw gereputeerde merken zijn geregistreerd. Op 7 september 2015 oordeelde het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) in de oppositieprocedure die eBay Inc. (‘eBay’) had ingesteld tegen het merk ‘Sportbay’, aangevraagd door Nesterovas Linas, handelend onder de naam Sportbay / Open Sales Europe (‘Sportbay’). In zijn uitspraak maakte het BBIE duidelijk dat er bij oppositie alleen sprake is van verwarringsgevaar als de tekens én de betrokken goederen en diensten gelijkaardig zijn. Een uitgebreide ‘verwarringsgebaseerde’ beschermingsomvang van de ingeroepen merken – op basis van de reputatie van deze merken – kan niet leiden tot een andere benadering.

Sportbay vroeg het gecombineerde woord- en beeldmerk ‘Sportbay’ aan in de klassen 22, 25, 28 en 35. eBay voerde oppositie tegen dit merk op basis van vier woordmerken voor ‘EBAY’: een Benelux woordmerk geregistreerd in de klassen 35, 38 en 42, een Gemeenschapswoordmerk geregistreerd in de klassen 14, 16, 25 en 35, een Gemeenschapswoordmerk geregistreerd in de klassen 9, 28 en 41 en een Gemeenschapswoordmerk geregistreerd in klasse 42.

Het BBIE stelde eerst dat eBay alleen bewezen had normaal gebruik gemaakt te hebben van de ingeroepen merken in klasse 35 (online marktplaatsdiensten) en klasse 42. eBay slaagde er niet in aan te tonen dat het de ingeroepen merken normaal gebruikte tijdens de relevante periode in de relevante klassen anders dan klassen 35 en 42.

Bij het proberen te bepalen of er verwarring kan ontstaan tussen de eBay-merken en het Sportbay-merk, oordeelde het BBIE dat alleen de goederen en diensten in de geclaimde klassen 35 en 42 vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten in klasse 35 waarvoor ‘Sportbay’ werd aangevraagd. Een bepaald niveau van conceptuele, visuele en auditieve gelijkenis bestaat er tussen ‘Sportbay’ en ‘EBAY’.

Het BOIP besliste dat beide merken een gelijke mate van visuele en auditieve gelijkenis vertonen. Het moet echter ook worden vastgestaan dat er een kans bestaat dat het publiek denkt dat de goederen en diensten waarvoor het Sportbay-handelsmerk is aangevraagd, afkomstig zijn van dezelfde ondernemingen of ondernemingen die economisch met elkaar verbonden zijn. In dat opzicht argumenteerde eBay dat er aan zijn merken een reputatie moet worden toegeschreven en dat zij daarom een bredere beschermingsomvang zouden moeten genieten. Echter, het BBIE merkte op dat het dit argument niet hoeft te onderzoeken omdat het geen invloed kan hebben op de uitkomst van de oppositieprocedure. De mogelijke reputatie van de merken kon dus niet voorkomen dat eBay zijn vorderingen in oppositie gedeeltelijk werden afgewezen, aangezien Sportbay geregistreerd zal worden als een merk in klasse 22, 25, 28 en 35 behalve voor de diensten in klasse 35 die vergelijkbaar zijn met de diensten waarvoor eBay’s merken zijn geregistreerd.