Kan ik iets doen tegen de registratie van een merk als ik zelf geen ouder merk heb?

vrijdag, 15 juli 2016

Unilever verkoopt in India en andere Aziatische landen al enige tijd crèmes onder de naam FAIR & LOVELY. Deze crèmes geven de huid een lichtere aanblik. Technopharma vroeg in 2002 het merk NEW YORK FAIR & LOVELY aan voor de EU voor dergelijke crèmes. Later werd dit merk omgezet (‘geconverteerd’) naar verschillende nationale registraties, waaronder een registratie voor de Benelux. Unilever stelde zich op het standpunt dat de Benelux merkinschrijving van Technopharma doorgehaald diende te worden. Zij beriep zich daarbij niet op een oudere merkinschrijving, maar stelde dat FAIR & LOVELY een algemeen bekend merk zou zijn in de Benelux. Bovendien zou Technopharma het merk te kwader trouw hebben gedeponeerd, omdat zij ervan wist dat Unilever een soortgelijke naam elders gebruikte.

De rechtbank kwam in de eerste plaats tot de conclusie dat uit de stukken die Unilever had overgelegd niet bleek dat er in 2002 sprake was van een algemene bekendheid van het merk FAIR & LOVELY bij het relevante publiek in de Benelux. De stukken hadden namelijk vooral betrekking op andere landen, of de periode na 2002. In de tweede plaats bood Unilever de crèmes zelf niet aan in de Benelux, zodat Technopharma ervan uit kon gaan dat Unilever geen interesse had in de Beneluxmarkt. Het is onvoldoende om enkel te stellen dat Technopharma wist van het bestaan van het merk van Unilever en van enige kwade bedoelingen van Technopharma was niet gebleken. Ook van een registratie te kwader trouw was volgens de rechtbank dus geen sprake. Op basis van dit alles wees de rechtbank de vorderingen van Unilever af.

Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat het onder bepaalde voorwaarden wel kan om een merk door te laten halen als men niet over een ouder merkrecht beschikt, maar dat dat wel lastig kan zijn. Voor de geïnteresseerden gaan we hierna verder in op de juridische gronden. BANNING stond in deze zaak Technopharma bij.

Grond 1: een algemeen bekend merk

In de eerste plaats stelde Unilever zoals gezegd dat het merk FAIR & LOVELY een algemeen bekend merk is in de Benelux. Daar is volgens de rechtbank sprake van als een aanzienlijk deel van het relevante publiek van de betreffende producten het merk kent. In Europa is er een regel die zegt dat bekende merken tegen meer soorten van gebruik op kunnen treden (door juristen ook wel bekendheid in de zin van ‘sub c’) genoemd. Dit is echter een lagere drempel dan een algemeen bekend merk (door juristen aangeduid als bekendheid in de zin van ‘6bis UvP’). Aan een algemeen bekend merk worden namelijk verder strekkende rechten toegekend dan bekende merken. Dat duidt er volgens de rechtbank op “dat een algemeen bekend merk een species is van een bekend merk, waarvoor een grotere bekendheid vereist is”.

Het relevante publiek in deze zaak zijn vrouwen uit de Aziatische en Afrikaanse cultuur en uit het Midden-Oosten. Daarnaast maken ook vrouwen uit Zuid-Amerika, de Caribische eilanden en de Roma gemeenschap deel uit van het publiek dat dergelijke lichter makende crèmes kan willen gebruiken.

De algemene bekendheid moest bestaan op het moment dat het Uniemerk van de gedaagde partij werd aangevraagd, en niet de datum waarop dat merk werd geconverteerd naar een Beneluxmerk. In deze zaak was dat dus 2002. Het is volgens de rechtbank niet relevant dat de gedaagde partij later bekendheid kreeg van het merk (bijvoorbeeld vanwege de procedures die Unilever daarna tegen Technopharma is gestart) of dat Unilever in een lastige bewijspositie komt doordat zij geen marktonderzoek meer kan verrichten naar de bekendheid in 2002.

De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat Unilever niet heeft kunnen bewijzen dat er in 2002 een algemene bekendheid bestond bij een aanzienlijk deel van het hierboven genoemde relevante publiek in de Benelux. Daarom kan deze grond niet tot doorhaling van het merk van Technopharma leiden.

Grond 2: depot te kwader trouw

In de tweede plaats stelde Unilever dat Technopharma haar merk te kwader trouw had gedeponeerd. Volgens de rechtspraak moet bij het beoordelen van een dergelijke vordering worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval, waaronder de vraag of de gedaagde wist van het oudere gebruik van een teken door de eisende partij en wat zijn oogmerk was voor het registreren van zijn eigen merk. Zo kan bijvoorbeeld het oogmerk om de eisende partij te beletten een product te verkopen, de toegang tot de markt te verhinderen of oneerlijk te concurreren van belang zijn.

Het is dus onvoldoende om te stellen dat de gedaagde partij wist van het oudere teken. Er moet daarnaast gekeken worden naar de bedoeling van de aanvrager. Dat is volgens de rechtbank een subjectief gegeven dat moet worden beoordeeld aan de hand van alle objectief omstandigheden van het geval.

De rechtbank oordeelt dat ten tijde van de merkaanvraag in 2002 niet gebleken is van enige verkoop van de FAIR & LOVELY crème door Unilever in de Benelux en dat er ook niet is gebleken dat er aanwijzingen bestonden voor Technopharma dat Unilever van plan was om zelf onder deze naam de Beneluxmarkt te betreden. Daarom kon Technopharma ervan uitgaan dat Unilever niet of nauwelijks interesse had in deze markt.

Daar komt bij dat Technopharma al producten op de markt bracht onder de naam PARIS FAIR & WHITE en daar een tweede lijn onder het merk NEW YORK FAIR & LOVELY aan toe heeft gevoegd. Al met al is er volgens de rechtbank niet gebleken dat Technopharma met de registratie van NEW YORK FAIR & LOVELY kwaad in de zin had en is er geen sprake van een depot te kwader trouw.

Grond 3: onrechtmatig handelen

Tot slot heeft Unilever nog betoogd dat Technopharma onrechtmatig heeft gehandeld door het merk aan te vragen, maar daar is de rechtbank kort over: dat is geen zelfstandige grond voor nietigverklaring van een merk.

Conclusie

De uitspraak laat zien dat als men geen ouder merk kan inroepen in de Benelux en daarom een beroep moet doen op de uitzonderingen, men daar het nodige voor moet bewijzen. Zo speelt de algemene bekendheid bij het relevante publiek in de Benelux ten tijde van de aanvraag een belangrijke rol en kan het daarnaast relevant zijn of het product in de Benelux wordt verhandeld door de eisende partij. Het is in ieder geval onvoldoende om te stellen dat de aanvrager wist dat er producten onder die naam in een ander land verhandeld werden.

Meer weten over de mogelijkheden om op te treden tegen een geregistreerd merk? Neem dan vrijblijvend contact op met de auteurs van dit artikel, die de zaak voor Technopharma behandelden.

De uitspraak is hier te lezen.