Bescherming van beschrijvende handelsnamen vereist bijkomende omstandigheden

Vrijwel iedere ondernemer heeft een handelsnaamrecht. Je verkrijgt een handelsnaamrecht door een onderneming onder die handelsnaam te voeren. Registratie is niet vereist. Handelsnamen die de onderneming zelf, of de producten en diensten van de onderneming beschrijven, zijn populair. Denk dan bijvoorbeeld aan De Broodzaak, De Koffiezaak of Tassenwinkel.nl.

Zo’n beschrijvende handelsnaam kan wel eens een ongelukkige keuze blijken wanneer een andere onderneming een (nagenoeg) identieke handelsnaam voert.

Op grond van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren, die al door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die daarop lijkt, wanneer daardoor verwarringsgevaar ontstaat. Daarbij wordt ook gelet op de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd.

Ook (louter) beschrijvende handelsnamen komen voor die bescherming in aanmerking. Maar dan is wel vereist dat er naast verwarringsgevaar ook ‘bijkomende omstandigheden’ zijn. Pas dan kan het gebruik van zo’n (nagenoeg) identieke handelsnaam als die van een ander onrechtmatig zijn jegens die ander.

Dat die ‘bijkomende omstandigheden’ nogal belangrijk zijn geworden voor de uitkomst van zo’n handelsnaamgeschil, blijkt uit de volgende twee uitspraken.

1.  Geen bijkomende omstandigheden in Webcamsex.nl vs. Webcam-sex.nl

PK Multimedia handelt al sinds de jaren ’90 onder de handelsnaam webcamsex.nl en houdt ook de gelijkluidende domeinnaam. Onder die handelsnaam biedt ze webcamsessies aan met vrouwen, mannen, transseksuelen en stellen.

Concurrent E-Entertainment registreerde in 2003 de domeinnaam webcam-sex.nl en biedt onder die nagenoeg identieke naam soortgelijke diensten aan.

PK Multimedia’s webcamsex.nl                                     E-Entertainment’s webcam-sex.nl

PK Multimedia spant hierop een kort geding aan.

Ten aanzien van PK Multimedia’s beroep op haar domeinnaam, overweegt de rechter dat Webcamsex een aanduiding is die louter beschrijvend is voor de diensten die partijen aanbieden. De aanduiding is niet ingeburgerd als een aanduiding die specifiek betrekking heeft op PK Multimedia. Ook andere aanbieders van soortgelijke diensten maken gebruik van deze aanduiding.

In beginsel moet het voor iedereen mogelijk zijn “om zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor diensten of producten die hij of zij aanbiedt, ook in een domeinnaam. Daarom neemt de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het gebruik van een beschrijvende aanduiding ook als deze verwarringwekkend is, alleen onrechtmatig is als er bijkomende omstandigheden bestaan die dat meebrengen (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016,79).”

De aanduiding webcam-sex is naar het oordeel van de rechter sterk verwarringwekkend gelet op de grote gelijkenis met de aanduiding webcamsex. Ze zijn in elk opzicht vrijwel identiek. Er bestaat slechts een gering geschil, te weten het streepje. Maar verwarringsgevaar is niet genoeg: er zijn bijkomende omstandigheden vereist. En die zijn er niet.  De rechter overweegt dat het enkel gebruik maken van bedrijfsdebiet van een ander en het eventueel daardoor toebrengen van schade hier niet voldoende is, en bovendien gemotiveerd weersproken.

Volgens deze redenering faalt ook PK Multimedia’s beroep op haar handelsnaam. Van bijkomende omstandigheden is onvoldoende gebleken.

De kort geding rechter wijst de vorderingen van PK Multimedia af: webcamsex en webcam-sex mogen naast elkaar bestaan.

2. Wel bijkomende omstandigheden in Key-Light Int. vs. We-Light Int.

Zijn er wél bijkomende omstandigheden, dan kan het anders lopen. Powerlight International voert sinds 2002 onder de handelsnaam Key-Light International een onderneming in verlichtingsartikelen. Dan constateert ze dat haar voormalige sales manager een onderneming  in verlichtingsartikelen is gestart onder de overeenstemmende naam We-Light. Powerlight International vordert in kort geding dat het We-Light International  wordt verboden deze overeenstemmende handelsnaam te voeren.

De rechter neemt als uitgangspunt dat ook een beschrijvende aanduiding voor handelsnaambescherming in aanmerking komt, zolang deze maar als handelsnaam wordt gevoerd. Maar de grens van die bescherming wordt wel bereikt als dit zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, waardoor anderen deze woorden niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming.

De rechter stelt allereerst vast dat aan de woorden “Light” en “International” geen bijzondere betekenis toekomt omdat deze beschrijvend zijn voor internationale handel en verlichting. Bij de vergelijking tussen “Key” en “We” oordeelt de rechter dat deze woorden rijmen en daardoor auditief overeenstemmen. Maar begripsmatig en visueel wijken de woorden van elkaar af: de betekenis is verschillend en de spelling eveneens. Hoewel beide ondernemingen zich bezighouden met verlichting en ook relatief dicht bij elkaar zijn gevestigd, zal verwarringsgevaar niet snel te duchten zijn. Van een handelsnaaminbreuk is dus geen sprake.

Maar het gebruik van de handelsnaam We-Light International is volgens de rechter wel in algemenere zin onrechtmatig. Gelet op de auditieve overeenstemming kan enige mate van associatie tussen de ondernemingen bij het publiek niet worden uitgesloten. Bovendien heeft de eigenaar van We-Light International ruim 15 jaar bij Key-Light International gewerkt en bediende hij een omvangrijk klantenbestand. Het is daardoor aannemelijk dat relaties van Powerlight International zijn naam associëren met Powerlight International en ook met de verlichting van Key Light International.  De keuze van We-Light om dezelfde soort verlichting en werkzaamheden binnen dezelfde branche aan dezelfde relaties aan te bieden, maar dan handelend onder de naam We-Light, moet als aanhakend aan Powerlight International worden aangemerkt, en dus onrechtmatig. Dat de handelsnaam We-Light International niet met dat oogmerk is gekozen, maakt dat niet anders.

Wilt u meer weten over de bescherming van handelsnamen? Neem gerust contact op met Ranee van der Straaten (T: 073-692 77 39, E: r.vanderstraaten@banning.nl).