Merkenrechtelijke uitputting!
(31 oktober 2008)
Een merk biedt de rechthebbende onder de voorwaarden zoals opgenomen in de betreffende merkenwetgeving (bijvoorbeeld: Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom en de Gemeenschapsmerken Verordening) de bevoegdheid een ieder ander te verbieden gebruik te maken van zijn merk of een daarmee overeenstemmend teken. Deze bevoegdheid is echter niet onbeperkt. Een van de beperkingen op dit exclusieve rechte is de zogenaamde uitputtingsregel.
Deze regel is voor wat betreft Benelux merken opgenomen in artikel 2.23 lid 3
BVIE en luidt:
‘Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.’
Uit bovenstaand citaat blijkt dat uitputting territoriaal is beperkt. De uitputtingsregel geldt niet voor waren die buiten de Europese Economische Ruimte door de merkhouder op de markt zijn gebracht. Tegen het importeren/verhandelen van deze goederen in de Europese Economische Ruimte kan de merkhouder zich uit hoofde van zijn merkrecht verzetten.
Voor een succesvol beroep op uitputting is vereist dat merkproducten door de merkhouder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht in de Europese Economische Ruimte. Van toestemming is slechts sprake wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd. Het enkele feit dat een bepaald product in de Europese Economische Ruimte op de markt wordt gebracht betekent derhalve niet dat er sprake is van uitputting. De bewijslast terzake de aanwezigheid van toestemming van de merkhouder rust in beginsel op degene die zich op de uitputting beroept.
Een voorbeeld van een procedure (vonnis van de Rechtbank ’s-Gravenhage d.d. 22 oktober 2008) waarin beroep wordt gedaan op het leerstuk van de uitputting is de zaak tussen ARAI Helmet Europe B.V. (‘Arai’) enerzijds en Helmets & More GmbH en Helmets & More Ltd (gezamenlijk: ‘Helmets & More’) anderzijds.
Arai verhandelt onder het merk ARAI een grote collectie hoogwaardige valhelmen. Helmets & More verkoopt op haar website originele ARAI helmen die zij naar eigen zeggen inkoopt bij groothandels, distributeurs en importeurs die alle gevestigd zijn in de Europese Unie. Arai heeft gegronde redenen om hieraan te twijfelen - de verkoopprijs van de helmen is gemiddeld ruim 14 % lager dan van originele helmen - en spreekt Helmets & More, na beslag te hebben gelegd op 38 helmen, aan wegens merkinbreuk.
Helmets & More verweert zich tegen de merkenrechtelijke vorderingen van Arai met een beroep op de uitputtingsregel. Dit beroep wordt door de Rechtbank ’s-Gravenhage verworpen omdat:
- Helmets & More slechts bewijzen in het geding heeft gebracht terzake 21 helmen en niet voor alle 38 in beslag genomen helmen. Hiermee miskent Helmets & More volgens de rechtbank de regel dat voor ieder individueel exemplaar moet worden aangetoond dat dit met toestemming van de merkhouder in de Europese Economische Ruimte in het verkeer is gebracht.
- uit de in het geding gebrachte bewijzen - aan welk bewijs hoge eisen worden gesteld - niet blijkt dat de helmen door Arai of met haar toestemming in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht.
De rechtbank oordeelt op grond hiervan dat er sprake is van merkinbreuk en de vorderingen van Arai worden toegewezen. De lessen die uit deze procedure kunnen worden getrokken voor merkhouders en (rechts)personen die handelen in originele merkproducten die niet rechtstreeks worden van betrokken van de merkhouder zijn mijns inziens de volgende:
Merkhouders: schroom niet rechtspersonen die handelen in originele merkproducten aan te schrijven wegens merkinbreuk indien er goede redenen zijn om aan te nemen dat de originele merkproducten buiten de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. De bewijslast rust immers bij de handelaar.
Handelaren: zorg wanneer handel wordt gedreven in originele merkproducten altijd voor het bewijs dat deze goederen door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Let op: de enkele verklaring van een leverancier is daartoe onvoldoende!
Voor meer informatie: Mr. Thomas Berendsen (t.berendsen@banning.nl), advocaat sectie IE/IT BANNING N.V.
Advocaten: